По договору коммерческой концессии одна сторона (Правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В настоящее время на практике большой проблемой для Правообладателей стала следующая ситуация. После прекращения договора Пользователь продолжает использовать переданный ему по договору товарный знак (либо очень на него похожий).

Как защитить свои права до суда?

В соответствии с положениями ГК РФ досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заключенного с указанием срока, а также расторжение договора, заключенного без указания срока, подлежат государственной регистрации. Таким образом, прежде чем выдвигать контрагенту какие-либо требования, необходимо уточнить вопрос о регистрации факта расторжения договора. Далее Правообладатель должен отправить Пользователю уведомление о запрете использования принадлежащего ему товарного знака (либо товарного знака, сходного до степени смешения).

Лишь при продолжении использования товарного знака после государственной регистрации, с юридической точки зрения, на стороне Пользователей будет иметь место незаконное использование товарного знака Правообладателя (либо товарного знака, близкого до степени смешения).

В том случае, если Пользователь не прекратил использование товарного знака, Правообладатель имеет право защищать свои права в судебном порядке.

Защита прав в судебном порядке

1. В настоящее время в сложившейся судебной практике отсутствует единая позиция относительно доказательств, которые могут служить подтверждением незаконного использования товарного знака. Все доказательства незаконного использования товарного знака могут быть подразделены на 2 группы:

• Доказательства, подтверждающие схожесть спорных товарных знаков;
• Доказательства, подтверждающие факт использования товарного знака со стороны предполагаемого нарушителя.

Лишь при доказанности этих фактов в совокупности суд может вынести по делу положительное решение.

В большинстве случаев для установления схожести товарных знаков назначается экспертиза. При этом ряд судов не назначает экспертизу, полагаясь при рассмотрении дела исключительно на свое внутреннее усмотрение.

Для подтверждения факта использования схожего товарного знака необходимо доказать хотя бы один (а лучше несколько в совокупности) обстоятельств, указанных в п.2 ст.1484 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

Таким образом, суду необходимо представить доказательства, подтверждающие использование товарных знаков, сходных до степени смешения после регистрации расторжения договора франчайзинга и направления требований о прекращении использования товарного знака.

В случае доказанности в совокупности факта схожести товарных знаков и факта использования спорного знака, суды в большинстве случаев выносят положительное решение по существу дела.

Какую сумму можно взыскать за незаконное использование товарного знака?

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В большинстве случаев сумма компенсации определяется как сумма паушального платежа по договору коммерческой концессии.

При этом при удовлетворении исковых требований суд вправе снизить сумму изначально заявленных требований по своему усмотрению.